LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO
APELIACINIO SKYRIAUS
S P R E N D I M A S

2022 m. liepos 1 d. Nr. 2Ap-2227
Vilnius

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ (Lietuva, LT), atstovaujamos patentinės patikėtinės M. Lenkutienės, prašymą Nr. PNNZ-23 dėl UAB „WOOD MASTER“ (Lietuva, LT), atstovaujamai advokato N. Katiliaus, priklausančio prekių ženklo „WOODLAND“ registracijos Nr. 84246 pripažinimo negaliojančia.

I. PRAŠYMO TURINYS

2021-10-07 suinteresuotas asmuo UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ Apeliaciniam skyriui padavė prašymą Nr. PNNZ-23 pripažinti UAB „WOOD MASTER“ priklausančią prekių ženklo „WOODLAND“ registraciją Nr. 84246 negaliojančia.
Suinteresuotas asmuo prašyme nurodė, kad ginčijamo prekių ženklo registracija neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (2018 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. XIII-1679 redakcija, įsigaliojusi nuo 2019 m. sausio 1 d.) (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

III. SPRENDIMO MOTYVAI

Suinteresuotas asmuo negaliojimo prašymą grindė PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad jeigu pareiškėjas padavė paraišką turėdamas nesąžiningų ketinimų ir jeigu suinteresuotas asmuo užginčija ženklo registraciją šio įstatymo 58 straipsnyje nustatyta tvarka, ženklo registracija pripažįstama negaliojančia.
Paraiška ginčo ženklui „WOODLAND“ (reg. Nr. 84246) įregistruoti Valstybiniam patentų biurui (toliau – VPB) paduota 2020-06-25. Ženklas įregistruotas:
- 7 klasės prekėms „medienos apdirbimo įrenginiai; mechaninio apdirbimo staklės; medžio apdirbimo staklės; obliavimo staklės; šlifavimo staklės; tekinimo staklės; vertikaliojo drožimo staklės; frezavimo staklės; gręžimo staklės; išdrožų staklės; ne antžeminio transporto priemonių varikliai; mašinų sankabų ir pavarų sudėtinės dalys (išskyrus sausumos transporto priemonių); skobimo staklės; pjovimo staklės; perskyrimo staklės“;
- 35 klasės paslaugoms „didmeninė ir mažmeninė prekyba medienos apdirbimo įrenginiais ir jų priedais, staklėmis ir jų priedais, statybų įrenginiais; importo ir eksporto agentūrų paslaugos; viešasis elektroninis reklamavimas kompiuterių tinkle; rinkodara; prekių pateikimas žiniasklaidoje pardavimo reikmėms; komercinė informacija ir patarimai vartotojams (konsultacijų teikimas); klientų lojalumo programų administravimas; prekių ir paslaugų pristatymas (rodymas); prekių pardavimo skatinimas (kitiems)“.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) jurisprudencija, sprendžiant, ar ženklas registruoti buvo pareikštas turint nesąžiningų ketinimų, turi būti įvertintos visos konkrečios bylos atveju susiklosčiusios aplinkybės (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje San Marino bendrovė Tecnoservice SRL v. UAB ,,Neono linija“, G.A., bylos Nr. 3K-3-325/2006; 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vokietijos bendrovė Stada Arzneimittel AG v. Didžiosios Britanijos bendrovė Nestra Limited, bylos Nr. 3K-3-482/2003; Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) parengta „Nesąžiningų ketinimų studija“ (angl. „Bad faith case study“), Alikantė, 2003 m. sausio 31 d.; Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – ESINT) interneto svetainė http://euipo.europa.eu). Vienas iš kriterijų, reikšmingų sprendžiant dėl nesąžiningų ketinimų fakto, yra tai, ar atsakovas žinojo arba galėjo žinoti (paduodamas paraišką ginčijamajam prekių ženklui registruoti) apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę plačiąja prasme (t. y. asmeniui, kuris laikytinas atitinkamo žymens tikruoju šaltiniu, nepriklausomai nuo to, yra ar nėra tą žymenį įregistravęs savo vardu) (žr. pvz., ESINT Apeliacinės tarybos 2004 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Prime Restaurant Holdings, Inc. v. John Arthur Slater, bylos Nr. R 582/2003-4; Panaikinimo skyriaus 2000 m. spalio 25 d. sprendimas Sureness Pty Ltd. V. Multiple Marketing Limited). Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikoje įtvirtinta, kad „nesąžiningumo buvimą reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius bylos veiksnius, esančius registracijos paraiškos pateikimo momentu, įskaitant, be kita ko, aplinkybę, kad pareiškėjas žinojo ar turėjo žinoti, kad trečiasis asmuo naudojo tapatų ar panašų žymenį tapačiai ar panašiai prekei. Vis dėlto aplinkybės, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo naudoja tokį žymenį, savaime nepakanka šio pareiškėjo nesąžiningumui įrodyti. Taip pat reikia atsižvelgti į šio pareiškėjo ketinimą prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu, o tai yra subjektyvus veiksnys, nustatytinas remiantis nagrinėjamos bylos objektyviomis aplinkybėmis“ (ESTT 2013 m. birželio 27 d. sprendimas byloje C 320/12, 36 p.).
ESTT vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą, taip pat pažymėjo, kad „nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius, esančius žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, be kita ko, į: 1) tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms; 2) pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį; 3) teisinės apsaugos, kuri naudojama trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį“ (ESTT 2009 m. birželio 11 d. sprendimas Chocoladefabriken Lindt and Sprüngli AG, C-529/07). Šiame sprendime taip pat buvo konstatuota, kad pirmoji aplinkybė gali būti preziumuojama atsižvelgiant į tai, kad konkrečiame ekonomikos sektoriuje bendrai žinoma apie tapataus ar panašaus žymens naudojimą, o toks žinojimas gali būti grindžiamas naudojimo trukme.
Suinteresuotas asmuo nurodė, kad žymuo „Woodland Machinery“ naudojamas jau nuo 2013 m. – tą patvirtina UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ į Youtube įkelti įrašai apie medienos staklių naudojimą 2013, 2016 – 2019 m. (priedas Nr. 3.3), taip pat skelbimų platformose, tokiose kaip www.alio.lt, www.nskelbimai.lt, www.skelbiuparduodu.lt, www.machineseeker.lt, www.rinka.lt, www.ekspertai.lt ir kt. bei Facebook suinteresuoto asmens įkelti skelbimai 2013, 2016 – 2020 m. (priedai Nr. 3.3, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ir paties ginčijamo ženklo savininko pateikti įrodymai patvirtina žymens „WOODLAND MACHINERY“ naudojimą UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ įkeltuose Youtube įrašuose nuo 2013 m. (4 priedas).
Dar iki protestuojamo ženklo paraiškos padavimo datos (t.y. iki 2020-06-25) suinteresuoto asmens produkcija, žymima prekių ženklu „WOODLAND MACHINERY“ buvo realizuojama rinkoje, tą patvirtinta suinteresuoto asmens UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ teikti komerciniai pasiūlymai įvairiems juridiniams asmenims dėl žymeniu „WOODLAND MACHINERY“ žymimų medienos staklių pardavimo 2017 - 2018 m. (priedas Nr. 3.4) bei UAB „MEDIENOS STAKLĖS“ sudarytų pirkimo-pardavimo sutarčių duomenys ir atitinkamai perdavimo-priėmimo aktai, apimantys laikotarpį nuo 2017-05-11 iki 2019-10-08 (priedai Nr. 3.7, 3.20, 3.21). Pateikti įrodymai taip pat patvirtina, kad suinteresuotas asmuo žymeniu „Woodland Machinery“ žymimas stakles eksponavo baldų ir interjero parodoje Lietuvoje 2019 m. (priedas Nr. 3.26), talpino savo internetinėje svetainėje (priedas Nr. 3.5), ženklas „Woodland Machinery“ taip pat buvo naudojamas su suinteresuotu asmeniu susijusios įmonės veikloje (priedai Nr. 3.7, 3.8, 3.21, 3.23). Taigi nurodytos aplinkybės pagrindžia tai, kad tikruoju žymens „Woodland Machinery“ šaltiniu laikytinas būtent suinteresuotas asmuo, kuris dar iki ginčo ženklo paraiškos padavimo datos jau naudojo šį žymenį savo veikloje, nepriklausomai nuo to, kad aktualiai ginčijamo ženklo paraiškos padavimo datai suinteresuotas asmuo nebuvo šio žymens įregistravęs savo vardu.
Kaip jau buvo minėta, viena iš reikšmingų aplinkybių, yra ginčijamo prekių ženklų savininko UAB „WOOD MASTER“ žinojimas arba galėjimas žinoti paduodant paraišką apie suinteresuoto asmens subjektines teises į žymenį „Woodland Machinery“. Į ginčą pateikti įrodymai patvirtina, kad suinteresuotas asmuo ir ginčijamo ženklo savininkas veikia toje pačioje srityje, susijusioje su medienos apdirbimo įrenginių gamyba, prekyba, priežiūra (ginčijamo ženklo savininko 1, 2, 5 priedai; suinteresuoto asmens priedai Nr. 3.5, 3.22, 3.24), tame pačiame Jonavos rajone, jų kontaktinė informacija reklaminiuose kataloguose pateikiama toje pačioje vietoje, nurodant abi įmones viena greta kitos (suinteresuoto asmens priedas Nr. 3.9). Taigi iš Apeliaciniam skyriui pateiktų įrodymų galima daryti išvadą, kad suinteresuotas asmuo ir ginčijamo ženklo savininkas traktuotini kaip konkurentai Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo prasme: „konkurentai - ūkio subjektai, kurie toje pačioje atitinkamoje rinkoje susiduria arba gali susidurti su tarpusavio konkurencija“. Tai, kad ginčo šalys yra konkurentai, pripažino ir ginčijamo ženklo savininkas suinteresuotam asmeniui 2021-07-19 pateiktoje pretenzijoje (priedas Nr. 3.28). Todėl darytina išvada, kad ginčijamo ženklo savininkas, veikiantis toje pačioje rinkos dalyje, negalėjo nežinoti apie suinteresuotą asmenį bei jo prekes, pažymėtas žymeniu „Woodland Machinery“. Kaip yra pasisakęs LAT (LAT 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009) žinojimas, kad suinteresuotas asmuo naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms bei paslaugoms gali kilti iš konkrečiame rinkos sektoriuje esančio bendro žinojimo apie tokį naudojimą, o šis žinojimas gali būti grindžiamas, be kita ko, naudojimo trukme. Taip pat pažymėtina, kad šalys veikdamos tame pačiame rinkos sektoriuje turi elgtis rūpestingai ir atidžiai domėtis, kas vyksta šiame sektoriuje.
Tačiau, kaip yra pažymėjęs LAT savo nutartyje, „vien tik žinojimas apie kitą prekių ženklą per se nėra pakankama aplinkybė spręsti dėl nesąžiningų ketinimų, pareiškiant registruoti ginčijamąjį prekių ženklą“ (LAT 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis civ.byloje Nr. 3K-3-507/2009). Kita reikšminga aplinkybė - ginčijamo prekių ženklo „WOODLAND“ bei suinteresuoto asmens pirmumo teise naudojamo „Woodland Machinery“ panašumo nustatymas. Šiuo atveju taikytina analogija kaip ir nustatant prekių ženklų panašumą: prekių ženklai turi būti palyginti atliekant bendrą ženklų vizualaus, fonetinio ir semantinio panašumo įvertinimą. Palyginimas turi būti paremtas bendru ženklų sukuriamu įspūdžiu, turint omenyje jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (ESTT 1997 m. lapkričio 11 d. sprendimas byloje Sabel BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport, bylos Nr. C-251/95, 23 p.). Metodinių nurodymų dėl prekių ir paslaugų ženklų tapatumo bei panašumo nustatymo, patvirtintų Valstybinio patentų biuro direktoriaus 1996-07-11 įsakymu Nr. 28, 2.2 punkte nustatyta, kad ženklų panašumą lemia juose esančių elementų bendrumas. Panašumui turi įtakos sutampančių ir nesutampančių elementų santykis, taip pat jų svarba ženklų kompozicijoje. Bendriausias ženklų panašumo kriterijus yra bendras suvokimo įspūdis, kurį sukelia ženklas ir jo vaizdo prasmė, dėl ko vartotojai ūkinėje veikloje gali ženklus supainioti, nepaisant tam tikrų juos sudarančių elementų skirtumų. Įvertinus lyginamųjų prekių ženklų bendrą sukuriamą suvokimo įspūdį konstatuojama, kad vienintelis ginčijamą ženklą sudarantis žodis „WOODLAND“ sutampa su suinteresuoto asmens anksčiau naudojamo žymens „Woodland Machinery“ pagrindiniu elementu – žodžiu „Woodland“, kuris yra ankstesnio žymens pradžioje, antrasis žodis „Machinery“ (angl., mašinos, mechanizmai – kompiuterinis anglų-lietuvių-anglų kalbų žodynas Anglonas 2, Fotonija 2010) yra tiesioginė nuoroda į šiuo žymeniu žymimas stakles ir mechanizmus, žymenyje panaudota spalva ir nežymiai stilizuotas šriftas ir yra tik dekoratyvinio pobūdžio elementai, nepaneigiantys žodžio „Woodland“ svarbos ir dominavimo ankstesniame žymenyje. Sutapus minėtiems žodiniams elementams, lyginamieji žymenys yra panašūs vizualiai, fonetiškai bei semantiškai (woodland – miškinga vietovė - Anglonas 2). Pagal tai, kas išdėstyta, konstatuotinas suinteresuoto asmens naudojamo žymens „Woodland Machinery“ ir ginčijamo prekių ženklo „WOODLAND“ panašumas. Ženklų klaidinamas panašumas pripažįstamas ir ginčijamo ženklo savininko 2021-07-19 pateiktoje pretenzijoje (priedas Nr. 3.28). Be to, nagrinėjamu atveju svarbu ir tai, kad ginčijamas ženklas yra registruotas 7 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms, susijusioms su medienos apdirbimo įrenginiais, jų prekyba, t.y. toms prekėms ir paslaugoms, kurioms ir buvo naudojamas ankstesnis žymuo „Woodland Machinery“, kuris atitinkamiems vartotojams jau buvo žinomas kaip suinteresuoto asmens veiklos identifikatorius, ir nors nebuvo registruotas jo vardu, tačiau, kaip jau buvo minėta, subjektinė teisė plačiąja prasme į šį žymenį priklauso suinteresuotam asmeniui. Visos šios aplinkybės gali suponuoti vartotojo suvokimą, kad ženklai priklauso tam pačiam šaltiniui ir tokiu būdu suklaidinti vartotoją dėl vėlesniu ženklu žymimų prekių ir paslaugų tikrojo šaltinio. Kadangi šalys yra konkurentės, veikia toje pačioje rinkos dalyje, klaidinančiai panašaus žymens registravimas UAB „WOOD MASTER“ vardu, kuomet žymuo „Woodland Machinery“ ilgą laiką buvo naudojamas suinteresuoto asmens veiklai identifikuoti ir taip įgijo žinomumą atitinkamos kategorijos prekių ir paslaugų vartotojų tarpe (tam tikrą žinomumą pagrindžia vien jau Youtube peržiūrų skaičiai – priedas Nr. 3.3), sietiną su suinteresuotu asmeniu, visa tai yra objektyvaus pobūdžio veiksmai, laikytini neatitinkančiais sąžiningos komercijos standartų.
Kaip jau buvo minėta, savaime žinojimo aplinkybė nereiškia nesąžiningų ketinimų suinteresuoto asmens atžvilgiu, o būtina atsižvelgti į pareiškėjo ketinimą prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu (ESTT 2013 m. birželio 27 d. sprendimas byloje C 320/12, 36 p.). Pažymėtina, kad Apeliaciniam skyriui nebuvo pateikta įrodymų dėl ginčijamo ženklo naudojimo. Savaime ši aplinkybė dar nereiškia nesąžiningų ketinimų buvimo fakto, tačiau kyla pagrįstų abejonių dėl ginčo ženklo „WOODLAND“ registravimo 7 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms tikrojo tikslo, nes prekių ženklo paskirtis yra atskirti konkretaus pareiškėjo teikiamas prekes ir paslaugas nuo kito asmens teikiamų prekių bei paslaugų. Ginčijamo ženklo savininko argumentai dėl užginčyto ženklo dalies „WOOD“ tapatumo juridinio asmens pavadinimui UAB „WOOD MASTER“ bei naudojimo šiame pavadinime kaip prekių ženklo, yra visiškai nepagrįsti ir negali būti prilyginti įregistruoto ženklo „WOODLAND“, kaip visumos, naudojimui. Be to, pažymėtina, kad ir tolimesni ginčijamo ženklo savininko veiksmai (būtent pretenzijos suinteresuotam asmeniui dėl žymens „Woodland Machinery“ naudojimo pateikimas 2021-07-19, t.y. praėjus itin trumpam laikui nuo ženklo registracijos paskelbimo 2021-07-12), nors ir datuojami jau po paraiškos padavimo momento, gali būti reikšmingi vertinant pareiškėjo veiksmų pobūdį. ESINT Prekių ženklų nagrinėjimo gairėse (http://euipo.europa.eu), kuriose sistemiškai sujungta ESTT, Bendrojo Teismo jurisprudencija bei ESINT apeliacinių tarybų praktika, pripažįstama, jog tai, kad sėkmingai įregistravęs nagrinėjamą prekių ženklą jo savininkas kitiems asmenims pateikia oficialų pranešimą nebenaudoti panašaus žymens savo komercinėje veikloje, nerodo nesąžiningumo. Tačiau tais atvejais, kai šis prašymas yra susijęs su kitais veiksniais (pvz., ženklas nėra naudojamas), tai gali būti požymis, kad ketinama kitai šaliai užkirsti kelią patekti į rinką (Gairės, D dalis, Anuliavimas, 3.3.2.1 Veiksniai, kuriais remiantis galima įrodyti nesąžiningumą). Nagrinėjamu atveju ginčijamo ženklo savininkui žinant apie rinkoje jau egzistuojantį kito subjekto klaidinamai panašų žymenį tapačioms ir panašioms prekėms ir paslaugoms žymėti, arba atitinkamai sužinojus apie tokią aplinkybę, trukdymas suinteresuotam asmeniui toliau naudoti jau anksčiau rinkoje jo naudojamą žymenį „Woodland Machinery“, į kurį subjektinės teisės plačiąja prasme priklauso būtent suinteresuotam asmeniui, ir ginčijamo žymens nenaudojimas negali būti laikomi veiksmais, atitinkančiais sąžiningos komercijos standartų.
Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad į ginčą pateikti įrodymai bei jų visuma pagrindžia, kad pareiškėjas padavė paraišką turėdamas nesąžiningų ketinimų, todėl prašymas pagal PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies nuostatas yra tenkinamas visa apimtimi.


IV. APELIACINIO SKYRIAUS IŠVADA

Apeliacinis skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 58 straipsnio 7 dalies 1 punktu,
n u t a r i a
prašymą tenkinti ir prekių ženklo „WOODLAND“ registraciją Nr. 84246 pripažinti negaliojančia.
Apeliacinio skyriaus sprendimas per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.