Sprendimo tekstas

III. SPRENDIMO MOTYVAI

Suinteresuotas asmuo prašymą grindė PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kuris nustato, kad įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu dėl savo tapatumo ar panašumo į ankstesnį ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms ženklai yra skirti, tapatumo ar panašumo yra tikimybė suklaidinti dalį visuomenės; tikimybė suklaidinti apima tikimybę sieti su ankstesniu ženklu.

Tam, kad prekių ženklo registracija būtų pripažinta negaliojančia remiantis šia įstatymo nuostata, būtina žemiau išvardintų aplinkybių visuma:

- vėlesnė ginčijamo prekių ženklo registracija,

- ginčijamo prekių ženklo tapatumas ar panašumas į ankstesnį prekių ženklą,

- prekių ir (ar) paslaugų, kurioms žymėti registruojamas ginčijamas prekių ženklas, tapatumas ar panašumas į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes ir (ar) paslaugas, tikimybė suklaidinti dalį visuomenės dėl prekių ženklų savininko.

Nustačius, kad egzistuoja visų šių aplinkybių visuma, prekių ženklo registracija gali būti pripažįstama negaliojančia visoms ar daliai prekių ir (ar) paslaugų (PŽĮ 58 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

Suinteresuotas asmuo prašymą grindė jam priklausančiomis prekių ženklų registracijomis:

- „bottlery” (reg. Nr. 71400), paraiška Nr. 2014 1589 šiam ženklui įregistruoti Valstybiniam patentų biurui paduota 2014-08-06. Ženklas registruotas 35 klasės paslaugoms „komercijos ar pramonės vadybos pagalba; komercinė informacija ir patarimai vartotojams (konsultacijų teikimas); mugių rengimas (komercijos ar reklamos reikmėms); naujienų apžvalgų paslaugos; nuomonių tyrimas; pardavimas aukcione; pardavimo stendų nuoma; parduotuvių vitrinų puošimas (tvarkymas); parodų rengimas (komercijos ar reklamos reikmėms); paslaugų nuoma (verslo pagalba); prekių pardavimo skatinimas (kitiems); prekių rodymas; prekių užsakymų administracinis tvarkymas; radijo reklama; reklama; reklama paštu; reklaminės medžiagos nuoma; reklaminės medžiagos tobulinimas; reklaminių tekstų rašymas; reklaminių tekstų skelbimas; reklamos pristatymas paštu; reklamos vietų nuoma; rinkodara; savikainos analizė; televizijos reklama; verslo efektyvumo (veiksmingumo) specialistų paslaugos; verslo informacija; verslo nagrinėjimas; verslo organizavimo konsultacijos; verslo patikrinimai; verslo specialistų konsultacijos; verslo tyrimai; verslo vadybos konsultacijos; viešas reklamavimas; viešasis elektroninis reklamavimas kompiuterių tinkle; visuomenės informavimas“;

- „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI” (reg. Nr. 78106), paraiška Nr. 2017 2246 šiam ženklui įregistruoti Valstybiniam patentų biurui paduota 2017-10-11. Be 29, 30, 32 klasių prekių ženklas registruotas 35 klasės paslaugoms „reklama; didmeninė ir mažmeninė prekyba maisto produktais, mineraliniu ir gazuotu vandeniu, gaiviaisiais gėrimais, vaisių sultimis“;

- „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI” (reg. Nr. 85079), paraiška Nr. 2021 0365 šiam ženklui įregistruoti Valstybiniam patentų biurui paduota 2021-02-22. Ženklas registruotas 35 klasės paslaugoms „reklama; didmeninė ar mažmeninė prekyba maisto produktais, mineraliniu ir gazuotu vandeniu, gaiviaisiais gėrimais, vaisių sultimis“.

Ginčijamas prekių ženklas – „BOTELLA gėrimai skoniai atradimai“, reg. Nr. 87280, paraiška Nr. 2022 0320 šiam ženklui registruoti Valstybiniam patentų biurui paduota 2022-02-23. Ženklas registruotas 35 klasės paslaugoms „reklama; verslo vadyba, organizavimas ir tvarkyba; įstaigų veikla; mažmeninė prekyba alkoholiniais ir nealkoholiniais gėrimais“.

Remiantis PŽĮ 8 straipsnio 2 dalies 1 punktu, suinteresuoto asmens prekių ženklai yra ankstesni negu ginčo ženklas. Dėl šios aplinkybės ginčo tarp šalių nėra.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) yra nurodęs, kad prekių ženklų panašumas turi būti bendrai vertinamas vizualiniu, fonetiniu ir prasminiu (semantiniu) požiūriu bei pagrįstas prekių ženklo sukuriamu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (ESTT 1997-11-11 sprendimas, priimtas byloje Nr. C-251/95, 23 p.).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) savo jurisprudencijoje ne kartą yra konstatavęs, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija – suteikti vartotojui juo pažymėtų prekių ir (ar) paslaugų identiškumo garantiją. Prekių ir paslaugų ženklų registracijai nustatyti reikalavimai, keliami ženklams, nėra savitiksliai – jų teisinė prigimtis tiesiogiai išplaukia iš ženklo sampratos. Taigi, sprendžiant dėl ženklo registracijos teisėtumo, tai turi būti sprendžiama per ženklo funkcijos prizmę, t. y. vertinant, ar konkretus prekių ir (ar) paslaugų ženklas geba atskirti vienam asmeniui priklausančias prekes nuo kitam asmeniui priklausančių prekių arba vieno asmens teikiamas paslaugas – nuo kito asmens teikiamų paslaugų (žr., pvz., LAT 2000-05-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2000; 2000-11-29 nutartis civilinėje byloje 3K-3-1263/2000; 2003-01-07 nutartus civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003; 2008-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2008).

Suinteresuoto asmens prekių ženklas „bottlery“ (reg. Nr. 71400) yra žodinis-vaizdinis, sudarytas iš tamsiame fone baltomis raidėmis užrašyto žodžio „bottlery“ ir prieš jį esančio butelio krepšelio formos fone vaizdinio elemento. Ankstesni ženklai „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“ (reg. Nr. 78106) ir „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“ (reg. Nr. 85079) yra žodiniai-vaizdiniai, sudaryti iš centre esančio žodžio „bottlery“ ir butelio krepšelio formos fone elemento, žemiau smulkiomis raidėmis užrašyti žodžiai „SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“.

Ginčijamas prekių ženklas taip pat yra žodinis-vaizdinis, sudarytas iš centre esančio ryškaus žodinio elemento „BOTELLA“, kurio antrosios raidės fone įkomponuotas butelio vaizdinis elementas. Žemiau smulkiomis raidėmis užrašyti žodžiai „gėrimai skoniai atradimai“.

ESTT praktikoje pripažįstama, kad vertinant panašumą tarp dviejų ženklų, reikia ne tik atsižvelgti į vieną sudėtinio (kompleksinio) prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu, bet, priešingai, šį palyginimą reikia atlikti nagrinėjant ginčo ženklus, kiekvieną vertinant kaip visumą. Tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje (ESTT 2004-04-28 nutartis byloje Matratzen Concord prieš VRDT, C 3/03 P, 32 p., Bendrojo Teismo 2002-10-23 sprendimas byloje Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN), T 6/01, 33 ir 34 p.). Kalbant apie sudėtinio (kompleksinio) prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominavimo vertinimą, būtina atsižvelgti į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes, jas palyginant su kitų sudedamųjų dalių savybėmis (minėto sprendimo MATRATZEN 35 p.).

Apeliacinis skyrius pažymi, jog suinteresuotas asmuo pateikė pagrįstą lyginamų ženklų palyginimą, atsižvelgiant į šiuos ženklus sudarančius pagrindinius ir skiriamuosius elementus. Žodis „bottlery“ yra dominuojantis elementas ankstesniuose ženkluose, nes yra šių ženklų kompozicijų centre, ryškiausias ir labiausiai pastebimas elementas. Vaizdinis butelio elementas yra daugiau dekoratyvinio pobūdžio bei galimai teikiantis nuorodą į paslaugų pobūdį, smulkūs žodiniai elementai yra aprašomieji registruotų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Ginčijamo ženklo dominuojantis ir skiriamasis elementas yra žodis „BOTELLA“, nes yra ženklo kompozicijos centre, ryškiausias ženklo elementas (vaizdiniai ženklo elementai yra dekoratyvinio pobūdžio, smulkūs žodžiai bei butelio vaizdas yra aprašomieji registruotų paslaugų atžvilgiu). Lyginant ginčijamą ženklą su suinteresuoto asmens ženklais nustatyta, kad dominuojantis šio ženklo elementas „BOTELLA“ iš dalies sutampa su pagrindiniu ir skiriamuoju ankstesnių ženklų elementu „bottlery“. Tai, kad sutampa šių žodžių pradžioje esančios dalys „BOT-“, yra svarbi aplinkybė, kadangi vartotojai skaito iš kairės į dešinę, tokiu būdu dėmesys pirmiausia atkreipiamas būtent į pirmąją žodžio dalį (Bendrojo Teismo 2005-06-22 sprendimas Byloje Plus / OHMI - Bälz ir Hiller (Turkish Power), T 34/04, 56 p.). 6 iš 7 ginčijamą ženklą „BOTELLA“ sudarančių raidžių yra ankstesnių ženklų dominuojančiame elemente „bottlery“: B, O, T (T), L, E / B, O, T, E, L (L), abiejuose ženkluose panaudotos pasikartojančių raidžių TT ir LL kombinacijos. Lyginamų ženklų dominuojančių žodinių elementų panašumas, pasikartojantys vaizdiniai elementai (analogiškos formos butelis fone), taip pat ženklų sandaros bei kompozicijos panašumas (ryškus žodinis elementas centre, butelio vaizdinis elementas ženklų pradžioje, 3 smulkūs horizontaliai išdėstyti aprašomieji žodžiai po pagrindiniu elementu) lemia vizualų lyginamų ženklų panašumą. Ženkluose panaudotos kontrastinės spalvos (tamsi/šviesi) bei raudonos spalvos elementai dar labiau padidina ginčijamo ženklo ir ankstesnių ženklų panašumą.

Dėl tų pačių garsų b,o,t,e,l- ir b,o,t,l,e- pasikartojimo (5 iš 6 garsų ginčijamame ženkle) ir sutampančio skiemenų skaičiaus (3 skiemenys) ženklų pagrindiniuose elementuose pripažintina, kad lyginami ženklai yra panašūs fonetiškai. Fonetinių panašumų yra ir tarp aprašomųjų žodžių „SKONIAI“ ir „skanaus“.

Lyginamų ženklų dominuojantys elementai „BOTELLA“ ir „bottlery“ yra dirbtiniai žodžiai, todėl semantiškai nelygintini. Nagrinėjamu atveju taip pat neatmestina, kad tarp ženklų esama analogiškų semantinių asociacijų dėl vaizdinių butelio formos elementų bei žodžių „SKONIAI“ ir „skanaus“ prasmių panašumo.

Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčijamas ženklas „BOTELLA gėrimai skoniai atradimai“ (reg. Nr. 87280) yra panašus į ankstesnius suinteresuoto asmens ženklus „bottlery“ (reg. Nr. 71400), „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“(reg. Nr. 78106) ir „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“ (reg. Nr. 85079).

Apeliacinis skyrius pažymi, kad tiek ginčijamo ženklo savininko pateikta visuomenės nuomonės apklausa („BALTIJOS TYRIMAI“ Lietuvos gyventojų apklausa, 2023 m. birželis, Priedas Nr. 1), tiek suinteresuoto asmens pateiktas tyrimas (KOG rinkodaros ir komunikacijos mokslų instituto „Bottlery“ žinomumo tyrimas, 2023 m. balandis, Priedas Nr. 11) nepaneigia Apeliacinio skyriaus padarytos išvados, be kita ko, minėti įrodymai vertintini kritiškai. Ginčo šalys neginčijo, kad visuomenės nuomonės tyrimuose kortelės su lyginamais prekių ženklais buvo rodomos vienu metu, kas neatitinka susiformavusios prekių ženklų palyginimo praktikos, kuomet ženklai nėra lyginami (rodomi) vienu metu, o vadovaujamasi tik įspūdžiu apie anksčiau matytą ženklą. Vidutinis vartotojas paprastai ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja jo atskirų detalių. Vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus, bet turi patikėti (remtis) nepilnais (netobulais, angl. imperfect) jų (ženklų) atvaizdais, kuriuos jis išlaikė savo atmintyje (2003-01-20 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003).

Nustačius, kad ženklai panašūs, toliau jie tikrinami prekių ir (arba) paslaugų panašumo kontekste. Prekių (paslaugų), kurioms ženklai registruojami, vienarūšiškumas nustatomas pagal prekių (paslaugų) rūšį, paskirtį bei realizavimo sąlygas. Vertinant prekių panašumą, turi būti atsižvelgta į visas reikšmingas aplinkybes, susijusias su tomis prekėmis. Šios aplinkybės inter alia apima prekių rūšį, paskirtį ir vartojimo būdą bei tai, ar tos prekės yra konkuruojančios, ar papildančios viena kitą (ESTT 1998-09-29 sprendimas byloje Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C39/97, 23 p.). Prekės ir paslaugos būna tapačios ne tik tada, kai jos visiškai sutampa (vartojami tie patys arba sinonimiški terminai), bet ir tada ir ta apimtimi, kuria ginčijamu ženklu žymimos prekės ir (arba) paslaugos priklauso platesnei ankstesniu ženklu žymimai kategorijai arba atvirkščiai – tada ir ta apimtimi, kuria platesnis ginčijamo ženklo terminas apima konkretesnes ankstesniu ženklu žymimas prekes ir (arba) paslaugas.

Nagrinėjamu atveju taip pat atsižvelgtina į ESTT praktiką (ESTT 1998-09-29 sprendimas byloje Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., C39/97, 17 p.), kurioje laikomasi pozicijos, jog mažesnį prekių ženklų panašumą atsveria didesnis lyginamais prekių ženklais žymimų prekių ir (arba) paslaugų panašumas ir atvirkščiai.

Apeliacinis skyrius pripažįsta pagrįstais suinteresuoto asmens argumentus dėl ginčijamo ženklo 35 klasės sąraše išvardintų paslaugų tapatumo ir panašumo į suinteresuoto asmens prekių ženklais žymimas 35 klasės paslaugas. Ginčijamo ženklo 35 klasės paslaugos „reklama“ yra tapačiai nurodytos visų ankstesnių ženklų registracijose. Ginčijamos paslaugos „verslo vadyba, organizavimas ir tvarkyba“ yra tapačios ir panašios į ankstesnio ženklo „bottlery” (reg. Nr. 71400) 35 klasės paslaugas „komercijos ar pramonės vadybos pagalba; komercinė informacija ir patarimai vartotojams (konsultacijų teikimas); paslaugų nuoma (verslo pagalba); verslo efektyvumo (veiksmingumo) specialistų paslaugos; verslo informacija; verslo nagrinėjimas; verslo organizavimo konsultacijos; verslo patikrinimai; verslo specialistų konsultacijos; verslo tyrimai; verslo vadybos konsultacijos”. Ginčijamos paslaugos „įstaigų veikla” iš dalies sutampa bei yra panašios į šio ankstesnio ženklo 35 klasės paslaugas „prekių užsakymų administracinis tvarkymas; naujienų apžvalgų paslaugos; savikainos analizė“. Sutampa šių paslaugų teikėjai ir vartotojai, jos yra konkuruojančios bei papildančios vienos kitas.

Ginčijamos paslaugos „mažmeninė prekyba nealkoholiniais gėrimais“ yra tapačios ankstesnių ženklų „bottlery SKANAUS GYVENIMO INGREDIENTAI“ (reg. Nr. 78106, 85079) paslaugų sąrašuose nurodytoms paslaugoms „mažmeninė prekyba mineraliniu ir gazuotu vandeniu, gaiviaisiais gėrimais, vaisių sultimis“. Į šias paslaugas taip pat panašios ginčijamos paslaugos „mažmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais“ atsižvelgiant tai, kad šios paslaugos teikiamos panašių prekių atžvilgiu. Ginčijamo ženklo paslaugų sąraše nurodyti „alkoholiniai gėrimai” ir ankstesnių ženklų paslaugų sąrašuose paminėti „gaivieji gėrimai” yra laikomi panašiomis prekėmis atsižvelgiant į jų gamintojų, vartotojų ir realizavimo sąlygų sutapimą. ESINT prekių ženklų nagrinėjimo gairių C dalyje ,,Protestas“ 2 skirsnio 2 skyriuje ,,Prekių ir paslaugų palyginimas II priedo 5.4.3 punkte ,,gaivieji gėrimai (32 klasė) ir alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų (33 klasė)“ nurodyta, kad kai kurie konkretūs nealkoholiniai gėrimai gali būti panašūs į kai kuriuos konkrečius alkoholinius gėrimus. Dėl to taip pat turi būti nustatytas platesnių 32 klasės gaiviųjų gėrimų ir 33 klasės alkoholinių gėrimų (išskyrus alų) kategorijų, kurios atitinkamai apima šias konkrečias prekes, panašumas. Pažymėtina, kad naujausioji ESINT Apeliacinių tarybų praktika taip pat formuojasi ta linkme, kad daugumoje atveju 32 klasės prekės „gaivieji gėrimai“ laikytini panašiomis į 33 klasės prekes, tokias kaip „vynas; spiritiniai gėrimai, likeris“ (2022-04-13 Išplėstinės Apeliacinės tarybos sprendimas byloje R 964/2020-G ZORAYA/VIÑA ZORAYA). Gėrimų rinkos sektoriuje atsiranda tendencijos, jog tas pats gamintojas gamina tiek alkoholinius, tiek ir nealkoholinius gėrimus. Visi šie gėrimai gali būti gaminami iš tų pačių žaliavų, parduodami tose pačiose prekybos vietose, netgi artimuose skyriuose. Todėl kiekvienu atveju turėtų būti atliktas konkretus šių prekių palyginimas. Pažymėtina, kad ginčijamo ženklo savininkas iš esmės neginčijo suinteresuoto asmens argumentų dėl lyginamų paslaugų tapatumo ir panašumo. Tuo tarpu suinteresuoto asmens argumentai Apeliacinio skyriaus požiūriu yra pagrįsti bei atitinkantys ESINT praktiką.

Kaip yra pažymėta teisminėje praktikoje, visuomenės suklaidinimo galimybė inter alia apima ir suklaidinimą dėl prekių komercinės kilmės šaltinio (žr., pvz., ESTT 1998-09-29 sprendimas byloje Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Golwyn-Mayer Inc., C-39/97, 26-30 p.; LAT 2003-01-07 nutartis civilinėje byloje Zakrytoje akcionernoje obščestvo „TORGOVYJ DOM POTOMKOV POSTAVČIKA DVORA EGO IMPERATORSTOGO VELIČESTVA P. A. SMIRNOV“ (Rusijos Federacija) v. UDV NORTH AMERICA, Inc. (GUINESS UDV NORTH AMERICA, Inc.) (Jugtinės Amerikos Valstijos) ir Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-167/2003). Pagal susiformavusią praktiką, vertinant suklaidinimo tikimybę, atsižvelgiama į numanomą protingai atidaus bei apdairaus paprasto vartotojo suvokimą (ESTT 1997-11-11 sprendimas byloje SABEL, C251/95, 23 p.; 1998-07-16 sprendimas byloje, C210/96, 31 p., 1999-06-22 sprendimas byloje Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, 25 ir 26 p.). Šiuo atveju pažymėtina, kad esant lyginamų ženklų panašumui bei paslaugų tapatumui ir panašumui, darytina išvada, kad egzistuoja visuomenės suklaidinimo galimybė.

Didesnę suklaidinimo galimybę suponuoja ankstesnio ženklo sustiprėjęs skiriamasis požymis, kuris yra kriterijus, į kurį reikia atsižvelgti vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas yra pakankamas, kad atsirastų suklaidinimo tikimybė (ESTT 2014 m. sausio 23 d. sprendimas byloje C-558/12P). Apeliacinis skyrius pažymi, kad pagal suinteresuoto asmens pateiktus įrodymus, visiškai pagrįsta yra manyti, jog egzistuoja didesnis suklaidinimo pavojus dėl to, kad suinteresuoto asmens ankstesnis ženklas „bottlery“ (reg. Nr. 71400) pasižymi stipresniu skiriamuoju požymiu dėl šio žymens intensyvaus naudojimo ir žinomumo Lietuvos vartotojų tarpe. Taip pat pažymėtina, kad vėlesnis ženklas yra panašus į ankstesnį ženklą dėl panašių dominuojančių žodinių elementų (sutampa pradžia ir pasikartoja didžioji dalis raidžių), vaizdinių elementų panašumo bei spalvų derinio, tuo suformuojant vartotojui klaidinamą asociaciją su ankstesniu ženklu, dėl ko vartotojas vėlesnį ženklą gali priskirti tam pačiam šaltiniui.

Pagal tai, kas išdėstyta, konstatuojama, kad nagrinėjamu atveju buvo nustatytos visos aplinkybės pagal PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, tokiu būdu šiuo teisiniu pagrindu prašymas pripažintinas pagrįstu ir yra tenkintinas.

Suinteresuotas asmuo negaliojimo prašymą taip pat grindė PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuris nustato, kad įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis tapatus ar panašus į ankstesnį ženklą, nepaisant to, ar prekės ar paslaugos, kurioms jis yra pareikštas registruoti arba kurioms jis yra įregistruotas, yra tapačios, panašios ar nepanašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis ženklas, jeigu ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje arba, jeigu tai Europos Sąjungos prekių ženklas, turi reputaciją Europos Sąjungoje, ir dėl vėlesnio ženklo naudojimo be pagrįstos priežasties atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio ženklo privalumais arba pažeisti skiriamuosius ženklo požymius ar pakenkti jo reputacijai.

Nagrinėjamu atveju pagal minėtą pagrindą būtų reikalinga nustatyti tokias aplinkybes: ginčijamas ženklas yra tapatus arba panašus į nacionalinį prekių ženklą; vėlesnis ginčijamas ženklas yra pareikštas registruoti prekėms bei paslaugoms, kurios nėra panašios į prekes ar paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas; ankstesnis ženklas turi turėti reputaciją Lietuvoje; vėlesnio ženklo naudojimas turi lemti tai, kad būtų įvykdyta bent viena iš šių sąlygų: dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai.

Ženklams, turintiems reputaciją, įstatymu suteikiamos apsaugos apimtis yra platesnė, kadangi vėlesnio ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, net jei tas ženklas registruotas skirtingoms prekėms bei paslaugoms. Tačiau ženklo reputacijos nustatymas neturi būti savitikslis, o turi būti įvertintos visos šiame ginče susiklosčiusios aplinkybės. Konkrečiu atveju ginčijamam ženklui atsisakoma suteikti apsaugą visa apimtimi pagal PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punktą, taigi suinteresuoto asmens teisės bei teisėti interesai jau yra apginti. Tokiu būdu PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindo taikymas būtų perteklinis.

Prašymas taip pat buvo grindžiamas ir PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, kad ženklo registracija gali būti pripažinta negaliojančia, jeigu paaiškėja, kad pareiškėjas padavė paraišką įregistruoti ženklą turėdamas nesąžiningų ketinimų.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia dėl nesąžiningų ketinimų yra išimtinio pobūdžio (ultima ratio) priemonė, siekiant apginti kito asmens teises į atitinkamą prekių ženklą ar naudojamą žymenį. Šis prekių ženklų teisėje įtvirtintas kitų asmenų teisių į prekių ženklus ar žymenis apsaugos instrumentas nėra skirtas visiems tiems atvejams tarsi „padengti“ ir „apimti“, kai dėl vienų ar kitų priežasčių ginčijamojo prekių ženklo negaliojimui netaikytini kiti PŽĮ 7 straipsnio 1 dalyje (ankstesnės redakcijos PŽĮ; galiojančio PŽĮ 8 str. 1 dalis) įtvirtinti ženklo registracijos negaliojimo pagrindai. Priešinga situacija reikštų tai, kad įstatyme nustatytas prekių ženklų registracijos negaliojimo pagrindų sąrašas iš baigtinio faktiškai taptų nebaigtinis, ir asmenys, registruodami prekių ženklus, negalėtų prognozuoti teisinių savo veiksmų pasekmių, t. y. kokiu pagrindu ir dėl kokių aplinkybių jo ženklo registracija galėtų būti ginčijama kitų asmenų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-06-25 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2008; 2009-11-17 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009). Dėl to, kas išdėstyta, pripažinus ginčijamą prekių ženklo registraciją negaliojančia visa apimtimi PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, Apeliacinis skyrius nepasisako dėl tos pačios prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ir PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies pagrindu, kaip išimtinio pobūdžio priemonės.