LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO
APELIACINIO SKYRIAUS
S P R E N D I M A S

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. 2Ap-2101
Vilnius

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens UAB „DŽIUGU“ (Lietuva, LT), atstovaujamo Advokato padėjėjos Lauros Baranauskienės, prašymą Nr. PNNZ-9 dėl AKROPOLIS GROUP, UAB (Lietuva, LT), atstovaujamam advokato Andriaus Iškausko, priklausančio prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ registracijos Nr. 78320 pripažinimo negaliojančia 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“.

I. PRAŠYMO TURINYS

2019-12-05 suinteresuotas asmuo UAB „DŽIUGU“ Apeliaciniam skyriui padavė pašymą Nr. PNNZ-9 pripažinti AKROPOLIS GROUP, UAB priklausančią prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ registraciją Nr. 78320 negaliojančia 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“..
Suinteresuotas asmuo prašyme nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas, registruojamas 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“ neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (2018 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. XIII-1679 redakcija, įsigaliojusi nuo 2019 m. sausio 1 d.) (toliau – PŽĮ) 7 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

III. SPRENDIMO MOTYVAI

Suinteresuotas asmuo negaliojimo prašymą grindė PŽĮ 7 straipsnio 3 dalimi, kuri nustato, kad jeigu pareiškėjas padavė paraišką turėdamas nesąžiningų ketinimų ir jeigu suinteresuotas asmuo užginčija ženklo registraciją šio įstatymo 58 straipsnyje nustatyta tvarka, ženklo registracija pripažįstama negaliojančia.
Paraiška ginčo ženklui „DŽIAUGSMAS“ (reg.Nr. 78320) įregistruoti Valstybiniam patentų biurui (toliau – VPB) paduota 2017-12-06. Ženklas greta 35 ir 41 klasių paslaugų registruojamas ir 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos; laikinas apgyvendinimas“.
Pažymėtina, kad negaliojimo prašymas VPB Apeliaciniam skyriui pateiktas tik dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia dalies 43 klasės paslaugų atžvilgiu, būtent maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos.

Aukščiausiojo Teismo jurisprudencija, sprendžiant, ar ženklas registruoti buvo pareikštas turint nesąžiningų ketinimų, turi būti įvertintos visos konkrečios bylos atveju susiklosčiusios aplinkybės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje San Marino bendrovė Tecnoservice SRL v. UAB ,,Neono linija“, G.A., bylos Nr. 3K-3-325/2006, 2003 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vokietijos bendrovė Stada Arzneimittel AG v. Didžiosios Britanijos bendrovė Nestra Limited, bylos Nr. 3K-3-482/2003; Vidaus rinkos harmonizavimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) parengta „Nesąžiningų ketinimų studija“ (angl. „Bad faith case study“), Alikantė, 2003 m. sausio 31 d.; Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (toliau – ESINT) interneto svetainė http://euipo.europa.eu). Vienas iš kriterijų, reikšmingų sprendžiant dėl nesąžiningų ketinimų fakto, yra tai, ar atsakovas žinojo arba galėjo žinoti (paduodamas paraišką ginčijamajam prekių ženklui registruoti) apie atitinkamą kitam asmeniui priklausančią subjektinę teisę plačiąja prasme (t. y. asmeniui, kuris laikytinas atitinkamo žymens tikruoju šaltiniu, nepriklausomai nuo to, yra ar nėra tą žymenį įregistravęs savo vardu) (žr. pvz., ESINT Apeliacinės tarybos 2004 m. gruodžio 13 d. sprendimas byloje Prime Restaurant Holdings, Inc. v. John Arthur Slater, bylos Nr. R 582/2003-4; Panaikinimo skyriaus 2000 m. spalio 25 d. sprendimas Sureness Pty Ltd. V. Multiple Marketing Limited).
Ginčijamo ženklo savininkas AKROPOLIS GROUP, UAB nurodė, kad paduodant paraišką nežinojo apie suinteresuoto asmens restorano veikloje naudojamą tapatų žymenį „DŽIAUGSMAS“. Teigė, kad nei vienas iš suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų neįrodo suinteresuoto asmens išdėstytos pozicijos, kad ginčijamo ženklo savininkas jo ženklo registravimo metu (t.y. 2017-12-06) žinojo apie suinteresuoto asmens siekiamą naudoti ir (ar) jau naudojamą ženklą ar turėjo šias aplinkybes žinoti. Apeliacinis skyrius nesutinka su šia ginčijamo ženklo savininko pozicija dėl tokių motyvų. Kaip yra pasisakęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2009-11-17 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009) žinojimas, kad suinteresuotas asmuo naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms bei paslaugoms gali kilti iš konkrečiame rinkos sektoriuje esančio bendro žinojimo apie tokį naudojimą, o šis žinojimas gali būti grindžiamas, be kita ko, naudojimo trukme. Taip pat pažymėtina, kad šalys veikdamos tame pačiame rinkos sektoriuje turi elgtis rūpestingai ir atidžiai domėtis, kas vyksta šiame sektoriuje.
Visų pirma, aktualiu laikotarpiu (paraiškos padavimo datai, t.y. 2017-12-06) remiantis viešais VPB prekių ženklų duomenų bazės duomenimis, AKROPOLIS GROUP, UAB buvo atstovaujamas profesionalaus atstovo, todėl daugiau nei tikėtina, kad prieš paduodant paraišką buvo atlikta trečiųjų asmenų ankstesnių teisių į tapatų ar panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms žymėti patikra. Tokiu būdu AKROPOLIS GROUP, UAB privalėjo būti suteikta informacija apie suinteresuoto asmens paraišką Nr. 2016 2399, VPB paduotą dar 2016-10-31, tapačiam prekių ženklui „DŽIAUGSMAS“ 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“ įregistruoti. Taip pat verslo subjektui, veikiant rūpestingai ir atidžiai, turėjo būti žinoma (arba atstovo suteikta informacija) ir apie suinteresuotam asmeniui priklausančią domeno www.dziaugsmas.com registraciją, kuri buvo įgyta dar iki paraiškos ginčo ženklui įregistruoti pateikimo VPB, ir yra galiojanti iki šiol (suinteresuoto asmens pateikti įrodymai priedas Nr. 5). Trečia, apie suinteresuoto asmens restorano veikloje jau anksčiau naudojamą žymenį „DŽIAUGSMAS“ ne tik galėjo, bet ir akivaizdu, kad turėjo būti žinoma iš viešai pateikiamos informacijos internetinėje erdvėje (priedas Nr. 4), restorano „DŽIAUGSMAS“ facebook paskyros (įrašai nuo 2016-11-30, suinteresuoto asmens įrodymas priedas Nr. 1). VPB Apeliaciniam skyriui suinteresuoto asmens pateikti įrodymai patvirtina, kad suinteresuoto asmens restoranas „DŽIAUGSMAS“ buvo atidarytas 2017 metų vasario mėnesį (suinteresuoto asmens įrodymas priedas Nr. 4-4), o 2017 metų liepos mėnesį šis restoranas jau buvo pripažintas 2 vietos laimėtoju „30 geriausių restoranų“ Lietuvoje rinkimuose (https://30geriausiurestoranų.lt/restoranai/2017 ). Iš pateiktų įrodymų akivaizdu, kad apie minėtas faktines aplinkybes buvo ne kartą rašoma viešojoje erdvėje (2017-07-04 publikacija dienraštyje „15 min“, 2018-07-04 publikacija dienraštyje „Verslo žinios“), netgi įvedus į Google paieškos sistemą raktinį žodį „DŽIAUGSMAS“ visa randama informacija yra susijusi išskirtinai tik su suinteresuotu asmeniu bei jam priklausančiu restoranu „DŽIAUGSMAS“. Visa tai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad paraiškos padavimo metu (2017-12-06) ginčijamo ženklo savininkas žinojo arba bent jau galėjo žinoti apie suinteresuoto asmens restorano veikloje naudojamą žymenį. Nurodytos aplinkybės taip pat pagrindžia tai, kad tikruoju prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ šaltiniu maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms žymėti laikytinas būtent suinteresuotas asmuo, kuris dar iki paraiškos ginčo ženklo padavimo datos jau naudojo šį žymenį savo restorano veikloje, nepriklausomai nuo to, kad aktualiai datai suinteresuotas asmuo nebuvo šio žymens įregistravęs savo vardu (suinteresuoto asmens paduota pirmoji paraiška Nr. 2016 2399 buvo atšaukta nesumokėjus mokesčio).
Sutiktina, kad savaime žinojimo aplinkybė nereiškia nesąžiningų ketinimų suinteresuoto asmens atžvilgiu, o būtina atsižvelgti į pareiškėjo ketinimą prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo momentu (ESTT 2013-06-27 sprendimas byloje C 320/12, 36 p.).
Ginčijamo ženklo savininko argumentai dėl ginčijamo ženklo koncepcijos ir sukurto animacinio personažo, kuris yra įregistruotas kaip erdvinis prekių ženklas (registracija ESINT Nr. 017433954) Apeliacinio skyriaus nuomone, nėra niekaip susiję su nagrinėjamu dalyku, nes šiame ženkle ne tik nėra jokio žodinio elemento „DŽIAUGSMAS“ ar šio žodžio versijos kitoje kalboje, tačiau ir ženklo apraše šis ženklas (ar jo koncepcija) apskritai nėra apibūdinta žodžiu „DŽIAUGSMAS“.
Ginčijamas ženklas „DŽIAUGSMAS“ (reg. Nr. 78320) registruojamas AKROPOLIS GROUP, UAB vardu skirtas ir tokioms 43 klasės paslaugoms kaip „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“, kurios yra analogiškos suinteresuoto asmens vykdomai veiklai, ir konkrečiai kurių atžvilgiu suinteresuotas asmuo ir reiškia negaliojimo prašymą. Būtina pažymėti, kad ginčijamo ženklo savininkas VPB Apeliaciniam skyriui nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad AKROPOLIS GROUP, UAB apskritai teikia paslaugas šioje konkrečioje srityje (maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos) ir kad toks paslaugų teikimas būtų žymimas prekių ženklu „DŽIAUGSMAS“. Be kita ko, jau anksčiau minėtas ginčijamo ženklo savininko ženklas (registracija ESINT Nr. 017433954) apskritai nėra registruotas šioms paslaugoms 43 klasėje. Nors savaime ženklo nenaudojimas dar nereikštų nesąžiningų ketinimų pobūdžio, tačiau kyla pagrįstų abejonių dėl ginčo ženklo „DŽIAUGSMAS“ registravimo „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugoms“ tikrojo tikslo, nes prekių ženklo paskirtis yra atskirti konkretaus pareiškėjo teikiamas paslaugas nuo kitų paslaugų teikėjų teikiamų tokių pat paslaugų.
Prie nesąžiningų ketinimų aplinkybių Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs ir siekį sukurti painiavą ir suklaidinus visuomenę pritraukti didesnį vartotojų skaičių į savo (šiuo atveju prekių ženklą) savo kuriamoms prekėms bei paslaugoms reklamuoti (LAT 2014-02-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2014). Todėl paraiškos padavimas identiškam jau anksčiau rinkoje esančiam žodiniam prekių ženklui „DŽIAUGSMAS“ tapačioms paslaugoms registruoti įgalina daryti prielaidą dėl siekio suklaidinti vartotoją, sudarant klaidinančią asociaciją su suinteresuotu asmeniu bei jo restoranu „DŽIAUGSMAS“.
Kaip yra pažymėta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo priimtoje nutartyje, tam tikras ženklo žinomumo ir reputacijos laipsnis gali būti svarbus tiek sprendžiant dėl plačiai žinomo prekių ženklo, tiek dėl reputaciją turinčio prekių ženklo apsaugos, tiek ir dėl nesąžiningų ketinimų, nes tai svarbu identifikuojant ginčo prekių ženklų teisinės apsaugos laipsnį (kaip vieną iš galimų kriterijų bylos aplinkybių visumoje, sprendžiant dėl nesąžiningų ketinimų) (2009-11-07 LAT sprendimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2009). Naudojimasis kito ženklo reputacija yra vienas iš nesąžiningų ketinimų studijoje įvardintų alternatyvių nesąžiningų ketinimų pagrindų, net kai yra tik šis vienintelis pagrindas. Nors ginčijamo ženklo savininkas nurodė, kad ta aplinkybė, jog ginčo ženklo paraiškos pateikimo metu suinteresuoto asmens naudojamas ženklas „DŽIAUGSMAS“ buvo gerai žinomas yra subjektyvus situacijos vertinimas, su tokiu argumentu negalima sutikti. Tokia faktinė aplinkybė (žymens žinomumas visuomenei) nėra grindžiama vien tik subjektyvia suinteresuoto asmens nuomone, priešingai, - tai pagrįsta kitų subjektų nešališka ir objektyvia pozicija. Kaip jau buvo minėta, 2017 metų liepos mėnesį šis restoranas buvo pripažintas 2 vietos laimėtoju „30 geriausių restoranų“ Lietuvoje rinkimuose, organizuojamuose Gero maisto akademijos (GMA), vienijančios virš 100 maisto industrijos profesionalų (https://30geriausiurestoranų.lt/restoranai/2017), taip pat nuo atidarymo pradžios trejus metus paeiliui šis restoranas 30-ies geriausių restoranų rinkimuose užima pirmąją, antrąją, 2019 metais – vėl pirmąją vietas. Tokiu būdu suinteresuoto asmens restoranas „DŽIAUGSMAS“ paraiškos padavimo datai ir po šios datos yra žinomas visuomenei bei pelnęs profesionalų pripažinimą. Pažymėtina, kad ir tolimesni veiksmai (pavyzdžiui, AKROPOLIS GROUP, UAB protesto Nr. PNZ-728 prieš suinteresuoto asmens prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ registraciją Nr. 80339 padavimas), nors ir datuojami jau po paraiškos padavimo momento, gali būti reikšmingi vertinant pareiškėjo veiksmų pobūdį. ESINT Prekių ženklų nagrinėjimo gairėse (http://euipo.europa.eu), kuriose sistemiškai sujungta Europos Sąjungos Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo jurisprudencija bei ESINT apeliacinių tarybų praktika, pripažįstama, jog tai, kad sėkmingai įregistravęs nagrinėjamą prekių ženklą jo savininkas kitiems asmenims pateikia oficialų pranešimą nebenaudoti panašaus žymens savo komercinėje veikloje, nerodo nesąžiningumo. Tačiau tais atvejais, kai šis prašymas yra susijęs su kitais veiksniais (pvz., ženklas nėra naudojamas), tai gali būti požymis, kad ketinama kitai šaliai užkirsti kelią patekti į rinką (Gairės, D dalis, Anuliavimas, 3.3.2.1 Veiksniai, kuriais remiantis galima įrodyti nesąžiningumą). Nagrinėjamu atveju ginčijamo ženklo savininkui žinant apie rinkoje jau egzistuojantį kito subjekto tapatų žymenį tapačioms paslaugoms žymėti, arba atitinkamai sužinojus apie tokią aplinkybę (tokį sužinojimą pagrindžia suinteresuoto asmens pateiktas elektroninis susirašinėjimas tarp tuometinių šalių atstovų), trukdymas suinteresuotam asmeniui įgyti išimtines teises į jau anksčiau rinkoje jo naudojamą žymenį „DŽIAUSGSMAS“ 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“ žymėti, į kurį subjektinės teisės plačiąja prasme būtent priklauso suinteresuotam asmeniui, ir nenaudojimas ginčijamo žymens šioms paslaugoms negali būti laikomi veiksmais, atitinkančiais sąžiningos komercijos standartų.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad vertinant visas išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad pareiškėjas padavė paraišką turėdamas nesąžiningų ketinimų, todėl prašymas pagal PŽĮ 7 straipsnio 3 dalies nuostatas yra tenkinamas.


IV. APELIACINIO SKYRIAUS IŠVADA

Apeliacinis skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 58 straipsnio 7 dalies 1 punktu,
n u t a r i a
prašymą tenkinti ir prekių ženklo „DŽIAUGSMAS“ registraciją Nr. 78320 pripažinti negaliojančia 43 klasės paslaugoms „maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“.
Apeliacinio skyriaus sprendimas per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.