LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO
APELIACINIO SKYRIAUS
S P R E N D I M A S

2020 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 2Ap-2097
Vilnius

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Lietuva, LT) protestą Nr. PNZ-801 dėl MB Moringa (Lietuva, LT), atstovaujamos advokatės L. Beinorienės, prekių ženklo „VILNIUS HOOKAHPLACE“ (paraiškos Nr. 2019 1507) neregistravimo.

I. PROTESTO TURINYS

2019-11-27 suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija Apeliaciniam skyriui padavė protestą Nr. PNZ-801, prašydamas neregistruoti MB Moringa prekių ženklo „VILNIUS HOOKAHPLACE“ (paraiškos Nr. 2019 1507).
Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (2018 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. XIII-1679 redakcija, įsigaliojusi nuo 2019 m. sausio 1 d.) (toliau – PŽĮ) 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų.



III. SPRENDIMO MOTYVAI


Suinteresuotam asmeniui priklauso prekių ženklas „VILNIUS“ (reg. Nr. 74000), paraiškos padavimo Valstybiniam patentų biurui (toliau – VPB) data – 2015-12-04. Ženklas registruotas 41 klasės paslaugoms „abonementinės bibliotekos; akademijos (mokymas); aprūpinimas sporto reikmenimis; asmeninių trenerių paslaugos (kūno rengybos treniruotės); atrakcionų parkai; bilietų agentūrų paslaugos (pramogos); cirkai; dekoracijų nuoma; diskotekų paslaugos; diskotekų vedėjų paslaugos; egzaminavimas; elektroninė darbalaukinė leidyba; elektroninių knygų ir žurnalų tiesioginis publikavimas; elektroninių publikacijų tiesioginis pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); estrados artistų paslaugos; filmų kūrimas (išskyrus reklaminius); fizinis lavinimas; fotografavimas; fotoreportažų rengimas; garso aparatūros nuoma; garso įrašų montavimas; garso įrašų nuoma; gestų kalbos vertimas; gimnastikos mokymas; gyvūnų dresavimas; golfo paslaugos; grožio konkursų rengimas; informacija apie poilsio ir pramogų renginius; instruktavimas; internatinės mokyklos; įrašų studijų paslaugos; kaligrafijos paslaugos; karaokės paslaugų parūpinimas; kasetinių vaizdo magnetofonų nuoma; kilnojamosios bibliotekos; kinematografijos reikmenų ir kino projektorių nuoma; kino filmų demonstravimas; kino filmų nuoma; kino juostų nuoma; kino studijos; klubų paslaugos (pramogos ar švietimas); knygų leidyba; kolokviumų rengimas ir vedimas; koncertų rengimas ir vedimas; konferencijų rengimas ir vedimas; kongresų rengimas ir vedimas; kultūros ar mokomųjų parodų rengimas; kūno rengybos treniruočių vedimas; lošimai; lošimo namų (kazino) paslaugos; loterijų rengimas; madų šou rengimas (pramogų reikmėms); mikrofilmavimas; miuzikholai; modelių parinkimas dailininkams; mokyklų paslaugos (švietimas); mokymas; mokymas (mažos grupės ar vieno asmens); muziejų aprūpinimas eksponavimo reikmenimis; muzikos komponavimo paslaugos; muzikos kūrimas; naktiniai klubai; ne reklaminių tekstų rašymas; neakivaizdinis mokymas; orkestrų paslaugos; pasilinksminimai; pobūvių rengimas; poilsio ir pramogų vietų paslaugos; poilsio stovyklų paslaugos (pramoginių); povandeninio plaukiojimo reikmenų nuoma; praktinis mokymas (parodomasis); pramoginių ar mokomųjų konkursų rengimas; pramoginių rodinių (šou) kūrimas; pramoginių rodinių (šou) rengimas; pramogos; pramogų informacija; pramogų paviljonų paslaugos; profesijos pasirinkimo konsultacijos; profesinis mokymas ir rengimas; profesinis perkvalifikavimas; radijo ir televizijos imtuvų nuoma; radijo ir televizijos programų rengimas; radijo pramoginės laidos; religinis švietimas; reporterių paslaugos; scenaristų paslaugos; seminarų rengimas ir vedimas; simpoziumų rengimas ir vedimas; sporto aikščių nuoma; sporto įrenginių nuoma (išskyrus transporto priemones); sporto stovyklų paslaugos; sporto varžybų rengimas; sporto varžybų tvarkaraščių sudarymas; stadionų įrenginių nuoma; subtitravimas; sveikatos klubų paslaugos (sveikatinimas ir kūno rengybos treniruotės); šokių vakarų rengimas; švietimo informacija; švietimo paslaugos; teatro ar televizijos studijų apšvietimo priemonių nuoma; teatro dekoracijų nuoma; teatro spektakliai; tekstų maketavimo paslaugos (ne reklaminių tekstų); tekstų skelbimas (išskyrus reklaminius); televizijos pramoginės laidos; teniso kortų nuoma; tiesioginis muzikos pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamosios); tiesioginis vaizdo įrašų pateikimas per kompiuterių tinklą (ne parsisiunčiamųjų); tiesioginių laidų rengimas; ugdomasis vadovavimas (mokymas); vaikų darželiai; vaizdajuosčių (videokasečių) nuoma; vaizdajuosčių įrašymas; vaizdajuosčių redagavimas; vaizdo filmų demonstravimas; vertėjų žodžiu paslaugos; vertimai; videokamerų nuoma; vietų užsakymas spektakliams; zoologijos sodų paslaugos; žaidimų įrangos nuoma; žaidimų paslaugos, teikiamos tiesiogiai per kompiuterių tinklą; žaislų nuoma“, 45 klasės paslaugoms „alternatyvaus ginčų sprendimo paslaugos; apsauginių signalizacijų priežiūra; apsaugos konsultacijos; apsaugos paslaugos; arbitražas; asmeninė apsauga; asmens kilmės tyrimai; atstovavimo bylose (bylinėjimosi) paslaugos; autorių teisių vadyba; bagažo tikrinimas saugumo tikslais; balzamavimo paslaugos; civilinės metrikacijos biurai; dingusių žmonių paieška; drabužių nuoma; gaisrų gesinimas; gamyklų tikrinimas saugumo tikslais; genealoginiai tyrimai; gesintuvų nuoma; gyvūnėlių priežiūra (šeimininkams nesant); horoskopų sudarymas; intelektinės nuosavybės konsultacijos; intelektinės nuosavybės licencijavimas; intelektinės nuosavybės teisių priežiūra (teisinių konsultacijų reikmėms); internetinių socialinių tinklų paslaugos; įvaikinimo agentūrų paslaugos; karvelių paleidimas (specialioms progoms); kompiuterinių programų licencijavimas (juridinės paslaugos); kremavimas; laidojimo paslaugos; laidotuvės; lydėjimas viešosiose vietose; naktinės sargybos paslaugos; namų priežiūra; pavogtos nuosavybės ieškojimas; prarastos nuosavybės grąžinimas; priešgaisrinės signalizacijos nuoma; religinių renginių rengimas; seifų nuoma; seklių agentūros; spynų atrakinimas; sričių vardų registravimas (juridinės paslaugos); susitikimų paslaugos; tarpininkavimas; teisiniai tyrimai; teisinis licencijų administravimas; teisinių dokumentų rengimas; vaikų priežiūra; vakarinių drabužių nuoma; vestuvių iškilmių planavimas ir rengimas“.
Ginčijamo prekių ženklo „VILNIUS HOOKAHPLACE“ paraiška Nr. 2019 1507 VPB paduota 2019-09-09, ženklas pareikštas registruoti 35 klasės paslaugoms „didmeninė ar mažmeninė prekyba fizinėse pardavimo vietose ir internetu kaljano pypkėmis, įranga, kaljano tabaku, kaljanams skirta anglimi, kaljano akmenėliais, kaljano kandikliais, kaljano kolbomis, kaljano žnyplėmis, kaljano žarnelėmis ir gumomis, kaljano taurelėmis, kaljano priedais ir aksesuarais“, 43 klasės paslaugoms „kaljanų barų paslaugos; maisto ir gėrimų parūpinimas kavinėse ir restoranuose“.

Protesto teisinis pagrindas – PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimai.
PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis tapatus ar panašus į ankstesnį ženklą, nepaisant to, ar prekės ar paslaugos, kurioms jis yra pareikštas registruoti arba kurioms jis yra įregistruotas, yra tapačios, panašios ar nepanašios į tas prekes ar paslaugas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis ženklas, jeigu ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje arba, jeigu tai Europos Sąjungos prekių ženklas, turi reputaciją Europos Sąjungoje, ir dėl vėlesnio ženklo naudojimo be pagrįstos priežasties atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio ženklo privalumais arba pažeisti skiriamuosius ženklo požymius ar pakenkti jo reputacijai.
Pagal minėtus pagrindus būtina nustatyti tokias aplinkybes: ginčijamas ženklas yra tapatus arba panašus į nacionalinį prekių ženklą; vėlesnis ginčijamas ženklas yra pareikštas registruoti prekėms bei paslaugoms, kurios nėra panašios į prekes ar paslaugas, kurioms registruotas ankstesnis ženklas; ankstesnis ženklas turi turėti reputaciją Lietuvoje; vėlesnio ženklo naudojimas turi lemti tai, kad būtų įvykdyta bent viena iš šių sąlygų: dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai.
Pažymėtina, kad ginčijamo ženklo paraiškos padavimo data lyginant su suinteresuoto asmens ženklo yra vėlesnė. Dėl šios aplinkybės vertinimo ginčo tarp šalių nebuvo.
Dėl lyginamų ženklų tapatumo ar panašumo vertinimo šalių pozicijos išsiskyrė. Ženklų palyginimas turi būti paremtas bendru ženklų sukuriamu įspūdžiu, turint omenyje jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Teismų praktikoje konstatuota, kad tai, kaip ženklus suvokia konkrečių prekių ar paslaugų vidutinis pirkėjas, turi lemiamą vaidmenį globaliai (bendrai) sprendžiant dėl suklaidinimo galimybės. Vidutinis vartotojas paprastai ženklą suvokia kaip visumą ir neanalizuoja jo atskirų detalių. Dėl šių priežasčių globaliai (bendrai) vertinant, vidutinis vartotojas turi būti laikomas protingai gerai informuotas, protingai atidus ir apdairus. Tačiau dėmesys turi būti atkreiptas į tai, kad vidutinis vartotojas tik retais atvejais turi galimybę tiesiogiai palyginti du skirtingus ženklus, bet turi patikėti (remtis) nepilnais (netobulais, angl. imperfect) jų (ženklų) atvaizdais, kuriuos jis išlaikė savo atmintyje (2003-01-20 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2003).
Lyginamieji ženklai „VILNIUS“ (reg.Nr. 74000) ir „VILNIUS HOOKAHPLACE“ (paraiškos Nr. 2019 1507) yra žodiniai-vaizdiniai ženklai, sudaryti iš žodinių bei vaizdinių elementų, ankstesnis ženklas išpildytas spalvine išraiška. Pagrindinis ir dominuojantis ženklų elementas pagal užimamą vietą ženklų kompozicijose yra vaizdinis elementas – Gedimino pilies bokšto stilizuotas vaizdas, kuris yra išpildytas itin panašiu braižu, išskyrus tai, kad vėlesniame ženkle bokštas apatinėje dalyje nėra užbaigtas linija, tačiau toks skirtumas nėra esminis ir išryškėja tik ženklus palyginus vieną šalia kito. Žodinis elementas „VILNIUS“ pagal išpildymo pobūdį taip pat dominuoja ženklų kompozicijose, tačiau pagal savo semantinį turinį yra suvokiamas kaip nurodantis prekių/paslaugų geografinę kilmę, todėl pats savaime neturėtų skiriamojo požymio. Ankstesnio ženklo atitikimas absoliutiems reikalavimams, įtvirtintiems PŽĮ 7 straipsnyje, nėra šio protesto nagrinėjimo dalyku, todėl ginčijamo ženklo pareiškėjo argumentai dėl PŽĮ 7 straipsnio taikymo ankstesnio ženklo atžvilgiu nėra vertintini. Ženklų panašumo vertinimo kontekste vertinamas ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų kaip visumos skiriamasis požymis, pirmiausia atsižvelgiant į sutampančius elementus, santykinių reikalavimų atitikimui ypač reikšmingi sutampančių ir nesutampančių elementų panašumai/skirtumai ir bendras ženklų sukuriamas įspūdis.
Pažymėtina, kad išsiskyrė šalių pozicijos dėl nesutampančio žodinio elemento „HOOKAHPLACE“ vėlesniame ženkle vertinimo. Apeliacinis skyrius pripažįsta pagrįstais suinteresuoto asmens argumentus, kad nagrinėjamu atveju vienintelis ginčijamo prekių ženklo skirtumas nuo suinteresuoto asmens ankstesnio ženklo yra papildomas žodis „HOOKAHPLACE“, kuris yra nurodytas po užrašu „VILNIUS“, tačiau ženkliai mažesniu šriftu, dėl ko nelaikytinas dominuojančiu. Šis mažo šrifto užrašas jokiais būdais negali būti laikytinas kaip suteikiantis skiriamąjį požymį ginčijamam prekės ženklui ar darantis jį absoliučiai nepanašų į ankstesnį ženklą, kadangi vidutinis vartotojas paprastai suvokia ženklą kaip visumą, neanalizuodamas jo detalių, tad ženkliai mažesnio šrifto užrašas „HOOKAHPLACE“ vidutiniam, apdairiam, protingam vartotojui, kurio atmintyje išlikęs visumos vaizdas, nesuteikia galimybės identifikuoti ginčijamą prekės ženklą kaip nepanašų į suinteresuoto asmens ženklą. Antra vertus, šis elementas yra ne tik išpildytas žymiai mažesniu šriftu, bet kaip nurodo ir pats pareiškėjas, žodis nėra žinomas vidutiniam Lietuvos vartotojui, pareiškėjas nepateikė jokios šio žodinio elemento reikšmės. Taip pat nurodytina, kad ženkluose ne tik yra itin panašus vaizdinis elementas Gedimino pilies bokštas, bet ir sutampa žodis „VILNIUS“, minėti elementai taip pat yra išdėstyti analogišku komponavimo principu, kas papildomai sustiprina šių ženklų vizualų panašumą. Dėl sutampančio dominuojančio žodinio elemento „VILNIUS“ ženklai yra panašūs fonetiškai, papildomas elementas „HOOKAHPLACE“ nėra reikšmingas, kadangi ilgus ženklus ar ženklus sudarytus iš kelių žodžių paprastai vartotojai linkę trumpinti, todėl bus tariamas tik dominuojantis elementas „VILNIUS“. Vertinant ženklus pagal semantinį kriterijų, vėlgi akivaizdu, kad vidutiniam Lietuvos vartotojui akivaizdžiai ir aiškiai suprantamas yra sutampantis žodinis elementas „VILNIUS“ bei vaizdinis elementas Gedimino pilies bokštas, papildomo elemento „HOOKAHPLACE“ reikšmės nenurodė netgi pats pareiškėjas, todėl visiškai nepagrįsta būtų teigti, kad ženklai konceptualiai yra skirtingi, priešingai – lyginamieji ženklai pagal semantinį kriterijų yra panašūs.
Apibendrinant išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad ginčijamas ženklas „VILNIUS HOOKAHPLACE“ (paraiškos Nr. 2019 1507) yra panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens ženklą „VILNIUS“ (reg.Nr.74000).

Dėl prekių/paslaugų tapatumo ar panašumo aplinkybės Europos Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad „reputaciją turinčių Bendrijos prekių ženklų apsauga negali būti mažesnė tuo atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms, palyginti su atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms“ (2003 metų sausio 9 sprendimas byloje C-292/00 Davidoff &Cie SA, Zino Davidoff SA ν Gofkid Ltd). Tokiu būdu teismas pripažino, kad ženklams, turintiems reputaciją, suteikiama platesnė apsauga. Todėl ta aplinkybė, kad ginčijamas ženklas registruotas paslaugoms, kurios nėra panašios į suinteresuoto asmens ženklu žymimas paslaugas, konstatavus ankstesnio ženklo reputacijos buvimą, nebūtų reikšminga.

Kita aplinkybė, kurią būtina nustatyti pagal pareikštą protesto pagrindą – tai yra, ar ankstesnis ženklas turi reputaciją Lietuvos Respublikoje. Šalių pozicijos dėl šios aplinkybės vertinimo yra skirtingos, tačiau ginčijamo ženklo pareiškėjo vienintelis argumentas, kad suinteresuotas asmuo nepateikė reputacijos įrodymų vertintinas kaip abstraktus, absoliučiai nepasisakant dėl suinteresuoto asmens pateiktų įrodymų.
Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką tam, kad būtų pripažinta, jog ženklas turi reputaciją, būtina sąlyga, kad minėtas ženklas turi būti žinomas didelei atitinkamos visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos, daliai. Nagrinėjant šią sąlygą, reikia atsižvelgti į visas svarbias bylos aplinkybes, t.y. ypač į prekių ženklo užimamą rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir trukmę bei įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį (1999 metų rugsėjo 14 d. Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-375/97 General Motors Corporation ν Yplon SA, 26,27 p.).
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Prekių ženklų nagrinėjimo gairėse (toliau - Gairės) (http://euipo.europa.eu) nurodoma, kad išplėsta apsauga taikoma remiantis logika, kad prekių ženklo funkcijos ir vertė neapsiriboja vien kilmės žymėjimu. Prekių ženklu galima ne tik žymėti prekių ir paslaugų kilmę, bet ir perduoti kitą informaciją, pavyzdžiui, juo gali būti žadama arba užtikrinama kokybė arba tam tikras įvaizdis, pavyzdžiui, prabangos, gyvenimo būdo, išskirtinumo ir pan. („reklamos funkcija“) (2009 metų birželio 18 d. ESTT sprendimas byloje C-487/07, L’Oréal). Prekių ženklų savininkai dažnai investuoja dideles pinigų sumas ir įdeda daug pastangų, kad sukurtų tam tikrą su savo prekių ženklu susijusį prekinio vardo įvaizdį. Apeliacinis skyrius pažymi, kad nagrinėjamu atveju suinteresuotam asmeniui priklausantis ankstesnis ženklas „VILNIUS“ (reg.Nr. 74000) yra Vilniaus miesto savivaldybės ženklas, reprezentuojantis Vilniaus miestą ne tik Vilniaus miesto gyventojams, bet ir užsienio svečiams. Kaip nurodo suinteresuotas asmuo būtent dėl to ir buvo pasirinkti ženklą sudarantys elementai – žodis „VILNIUS“ bei vienas iš svarbiausių miesto simbolių – Gedimino pilies bokštas. Taigi akivaizdu, kad šiuo ženklu siekiama perteikti bei užtikrinti Vilniaus miesto reprezentacinį įvaizdį.
Kaip nurodė suinteresuotas asmuo savo procesiniuose dokumentuose, ankstesnis ženklas „VILNIUS“ (reg.Nr. 74000) yra plačiai naudojamas visame Vilniaus mieste: minėtu ženklu ženklinamas viešasis transportas, Vilniaus miesto savivaldybės tarnybiniai automobiliai, naudojamas reklaminiuose stenduose, oficialiuose dokumentuose, siunčiamuose ne tik valstybės institucijoms, bet ir privatiems subjektams, blankuose, internetiniame puslapyje, naudojamas visuomenės informavimo priemonėse (tokiose kaip televizija, internetinė erdvė), siunčiant elektroninius laiškus ir pan. Ženklas yra naudojamas ne tik Vilniaus mieste, bet ir už jo ribų: Vilniaus miesto savivaldybės ar jai pavaldžių įmonių darbuotojams vykdant savo funkcijas ir vykstant į miesto, šalies, ar užsienio valstybių institucijas, teikiant brošiūras, lankstinukus, suvenyrus, pristatant prezentacijas įvairiomis temomis, Vilniaus miesto savivaldybei bendradarbiaujant ir su kitais Europos Sąjungos bei viso pasaulio miestais. Vilniaus miesto logotipas sietinas su Lietuvos sostine, Vilniaus miestu, jo žmonėmis, visuomene, kultūra, istorija, taip pat ir su Vilniaus miesto savivaldybe, jos pavaldžiomis įmonėmis, teikiamomis paslaugomis, jų kokybe, šį ženklą naudojantys subjektai reprezentuoja visą Vilniaus miestą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, Apeliacinis skyrius konstatuoja, kad pagal pateiktus įrodymus galima pagrįstai daryti išvadą, kad suinteresuoto asmens prekių ženklas „VILNIUS“ (reg.Nr. 74000) ginčo ženklo paraiškos padavimo datai pasižymėjo reputacija Lietuvoje.

Dar viena, būtina įrodyti, taip vadinama neigiamų pasekmių aplinkybė savo esme yra kumuliatyvinio pobūdžio – kad dėl neteisėto vėlesnio ženklo naudojimo gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai.
Gairėse nurodyta, kad norint įvertinti, ar naudojant ginčijamą ženklą gali būti pakenkta ankstesnio ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui (reputacijai), arba jais gali būti nesąžiningai pasinaudota, būtina nustatyti – jeigu padaryta išvada, kad žymenys panašūs – ar atsižvelgiant į visus svarbius veiksnius atitinkama visuomenė mintyse tarp žymenų nustatys ryšį (arba juos susies).
Europos Teisingumo Teismas pažymėjo, kad neprivaloma įrodyti, jog egzistuoja faktinė ir reali galimybė pakenkti ankstesniam prekių ženklui. Turi būti pateikti įrodymai, leidžiantys prima facie padaryti išvadą, kad egzistuoja nehipotetinė nesąžiningo pasinaudojimo galimybė ateityje (2005 metų gegužės 25 d. Pirmos instancijos teismo sprendimas byloje T-67/04 Spa Monopole ν Spa –Finders Travel Arrangements.).
Galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pažeisti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba pakenkti jo reputacijai gali atsirasti dėl tam tikro ankstesnio ženklo ir vėlesnio prekių ženklo panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenės dalis susieja šiuos du prekių ženklus, t.y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja (2008-11-27 Europos Teisingumo Teismo sprendimas byloje C-252/07 Intel Corporation Inc. CPM United Kingdom Ltd). Kaip jau nustatyta anksčiau, lyginamieji ženklai yra panašūs. Tačiau ryšiui tarp ženklų nustatyti nepakanka vien ženklų panašumo konstatavimo, šiuo atveju yra reikšminga ankstesnio ženklo reputacijos Lietuvos vartotojų atžvilgiu aplinkybė.
Kaip nurodė suinteresuotas asmuo savo paaiškinimuose ženklo „VILNIUS“ (reg.Nr. 74000) naudojimas yra griežtai reglamentuotas, o jį naudoti gali tik Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, jų atstovai bei Vilniaus miesto savivaldybės įsteigti subjektai. Kadangi vėlesniame ženkle yra atkartoti pagrindiniai ir dominuojantis ankstesnio ženklo elementai – žodis „VILNIUS“ ir Gedimino pilies bokšto vaizdinis elementas, vartotojai gali susieti šiuos ženklus, nustatydami tarp jų ryšį, nors ir jų nesupainiodami. Ypatingai tai gali atsirasti dėl tos aplinkybės, kad ženklą turi teisę naudoti ir Vilniaus miesto savivaldybės įsteigti subjektai, dėl ko ginčijamo ženklo pareiškėjas gali būti klaidingai priskirtinas prie tokių subjektų.
Be kita ko, Vilniaus miesto savivaldybė yra viešasis subjektas, tad ankstesnio ženklo naudojimas turi ir viešo intereso aspektų, kadangi jį naudojantys subjektai reprezentuoja visą Vilniaus miestą. Dėl šios priežasties Vilniaus miesto savivaldybės taryba yra nustačiusi griežtas logotipo naudojimo taisykles: (https://vilnius.lt/lt/vilniaus-miesto-zenklas/, kad nebūtų pakenkta Vilniaus miesto bei jo atstovaujamųjų institucijų reputacijai tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienio valstybėse.
Ginčijamas ženklas registruojamas tokioms paslaugoms kaip prekyba 35 klasės paslaugoms „didmeninė ar mažmeninė prekyba fizinėse pardavimo vietose ir internetu kaljano pypkėmis, įranga, kaljano tabaku, kaljanams skirta anglimi, kaljano akmenėliais, kaljano kandikliais, kaljano kolbomis, kaljano žnyplėmis, kaljano žarnelėmis ir gumomis, kaljano taurelėmis, kaljano priedais ir aksesuarais“, 43 klasės paslaugoms „kaljanų barų paslaugos; maisto ir gėrimų parūpinimas kavinėse ir restoranuose“. Kaip nurodė suinteresuotas asmuo tokio pobūdžio verslas nėra siejamas su Vilniaus miesto savivaldybės veikla, tai nėra nei Vilniaus miesto, nei visos Lietuvos istorijos ar kultūros dalis, nėra priskirtinas prie tradicinių amatų. Vėlesnio ženklo naudojimas vartotojus gali suklaidinti sudarant jiems įspūdį, jog pareiškėjas MB „Moringa“ yra oficialus Vilniaus miesto atstovas, o jo vykdoma veikla (kaljanų verslas), naudojant ginčo ženklą, simbolizuoja būtent Vilniaus miesto istoriją ir/ar kultūrą, tam tikras Vilniaus miesto tradicijas. Tokiu būdu būtų sudarytos sąlygos MB „Moringa“ visiškai nepagrįstai ir nepelnytai naudotis suinteresuoto asmens ženklo, reprezentuojančio Vilniaus miestą bei jo įvaizdį, reputacija. Taip pat būtų pakenkiama ankstesnio ženklo reputacijai suformavus klaidingą įspūdį, vartotojai turėtų pagrindą manyti, jog viešojo administravimo subjektas užsiima veikla, kuri nėra niekaip suderinama su viešųjų funkcijų atlikimu ir Vilniaus miesto bei jo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimu. Kadangi ginčo ženkle atkartojami pagrindiniai ir dominuojantys reputaciją turinčio ankstesnio ženklo elementai, vėlesnio ženklo naudojimas pakenktų ir suinteresuoto asmens skiriamajam požymiui.
Apibendrinant išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad protestas pagal pareikštą pagrindą PŽĮ 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą yra pagrįstas ir tenkintinas.


IV. APELIACINIO SKYRIAUS IŠVADA

Apeliacinis skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo 56 straipsnio 4 dalies 1 punktu,
n u t a r i a
protestą tenkinti ir neregistruoti prekių ženklo „VILNIUS HOOKAHPLACE“ (paraiškos Nr. 2019 1507).
Apeliacinio skyriaus sprendimas per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.